La marca III: La extinción de la marca

Las causas por las que la marca puede ser extinguida son las siguientes:

• Nulidad
• Anulabilidad
• Caducidad
• Renuncia por el titular

Todas estas figuras están reguladas en la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de Diciembre en los artículos 51 y siguientes. 

Nulidad de la marca

La nulidad de la marca implica la inexistencia total de la marca registrada desde el mismo momento de su concesión.

El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación en los siguientes casos:

a) Cuando contravenga lo dispuesto en la ley (articulos 3.1, 3.2 y 5) en temas relativos a:

- Falta de legitimación para solicitar la inscripción de la marca.
- Prohibiciones absolutas.
- Solicitud presentada con actuación de mala fe del solicitante.

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.
Si se quiere utilizar la acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada, hay que saber que esta es imprescriptible, con lo que se podrá hacer en cualquier momento de la vida de la misma.

Ahora bien, la nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda.

Anulabilidad de la marca

Podrá ser anulada la marca con efectos desde que es declarada en sentencia firme, cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 relativos a mandatos y prohibiciones de registrar.

El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de 5 años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior.

A esto se le añade una excepción, esto es así salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible.

Además, cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, deberá probar, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.

En cuanto a la acción para reclamar la anulabilidad de la marca, ésta prescribe a los 5 años.

Caducidad de la marca

A diferencia de la nulidad, la caducidad no implica la existencia de un vicio interno de la marca aparente sino la existencia de factores externos derivados del mercado o de la propia conducta negligente de su titular.

Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro por la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando:

• No hubiere sido renovada en el plazo de diez años, término por el cual fue concedida.
• Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.

Son los tribunales ordinarios los que han de apreciar la incidencia en la marca de otras causas de caducidad:

• Cuando no hubiera sido usada
• Cuando en el comercio se hubiera convertido en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
• Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

Las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el BOE.

Renuncia por el titular de la marca

En todo momento el titular puede presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas un escrito por el que renuncie a la marca que previamente le ha sido concedida para todos o parte de los productos o servicios designados.

Si la solicitud se presentase ante un órgano distinto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba la remitirá a aquella, junto con la documentación que la acompañe, en el plazo de cinco días siguientes a su recepción.

No podrá admitirse la renuncia del titular de una marca sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Marcas, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria sobre la marca y no constara el consentimiento del demandante.